Олена Орлюк,
директор НДІ інтелектуальної власності АПрН України,
Людмила Работягова,
завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності АПрН України

Законодавство в сфері промислової власності дозволяє надавати об”єктам, які мають об”ємні і/або графічні ознаки, правову охорону як промисловим зразкам або як торговельним маркам (знакам для товарів і послуг). Це стосується, насамперед, засобів упаковки (пляшок, флаконів для духів), різноманітних кондитерських виробів особливої форми.

Засоби упаковки повинні звертати на себе увагу споживачів своєю естетичною виразністю, яскравим оформленням, містити найповнішу інформацію про споживчі характеристики як товару, так і його виробника, бути зручними в торгівлі і експлуатації. Саме ці різноманітні функції і зумовили специфіку їх правової охорони. Постає запитання, якою формою правової охорони скористатися для охорони прав на засоби упаковки.

Зрозуміло, що один і той же об’єкт промислової власності може охоронятися нормами лише одного правового інституту. Засіб упаковки не може бути одночасно об’єктом правової охорони як промисловий зразок і торговельна марка. Право вибору належить заявнику.

Розглянемо ці форми правової охорони більш детально.

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в сфері художнього конструювання. Декоративна сторона промислового зразка може бути виражена у формі, структурі, кольорі виробу, вона повинна впливати на його зорове сприйняття. Однак, обов’язковою умовою є відтворюваність виробу промисловими засобами. Такий подвійний (естетично-функціональний) характер промислових зразків є підставою для їх окремої правової оцінки як об’єктів інтелектуальної власності.

По-перше, оскільки промисловий зразок призначений задовольняти естетичні потреби, він наближається до творів образотворчого мистецтва, правова охорона яких здійснюється відповідно до норм авторського права. Відмінність полягає в тому, що при оцінці художньої вартості промислового зразка беруть до уваги його естетичне сприйняття, що має технічне застосування, а не його художню вартість як твору мистецтва. Таким чином, якщо зразок не може бути відтворений промисловим способом, то такий виріб скоріше є твором мистецтва і охороняється законом про авторське право.

По-друге, художнє вирішення зовнішнього вигляду промислового виробу здійснюється при створенні різних конструкцій виробів. Тому в тих випадках, коли технічне конструювання може змінити зовнішній вигляд виробу, виникає питання про розмежування промислових зразків і винаходів. Промисловий зразок не повинний описувати і визначати природу, функцію і спосіб виробу.

В більшості країн сутність промислового зразка пов’язують з декоративною або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто як промислові зразкі можуть охоронятися лише зовнішні, видимі у готовому виробі риси [1,2,4].

Відповідно до Типового закона В0ІВ “будь-яка композиція ліній або кольорів, або будь-яка об’ємна форма, незалежно від того, чи пов”язана вона з лініями або кольорами, вважається промисловим зразком за умови, що така комбінація або форма надає особливого зовнішнього вигляду продукту промисловості або кустарного ремесла i може служити моделями цього продукту” (ст. 2 (1) ) [3].

Прийнята 13 жовтня 1998 р. Європейським парламентом та Радою Європейського союзу Директива 98/71 ЄС про правову охорону промислових зразків визначає “промисловий зразок” як зовнішній вигляд продукту в цілому або його частини, який є результатом особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів. форми, текстури та/або матеріалів самого продукту та/або його орнаменту (Стаття 1 (а)) [5].

На сьогодні в Україні промисловому зразку правова охорона надається відповідно до Цивільного Кодексу (ЦК), який набрав чинності з 1 січня 2004 року, і окремих положень Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”, які не суперечать ЦК [1]. Згідно з законодавством України промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, а об’єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок, чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Таким чином типовий закон ВОІВ, законодавство ЄС, України та інших країн пов’язують правову охорону промислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Більш того, зразок не повинен мати ознак форми та конфігурації, зумовлених функцією, яку виконує виготовлений виріб, тобто функціональних ознак. Під виробом розуміють продукт промислового або кустарного виробництва, набори або композиції предметів, упаковку, моделі одягу, графічні символи та зразки типографських шрифтів.

Промисловий зразок повинен бути втіленим у виріб та відтворюватись промисловим способом. Так деякі закони прямо вимагають, щоб промисловий зразок слугував як модель для виробництва промислових виробів (типовий закон ВОІВ), або щоб він був придатним для виробництва. В інших законах згадується, що як промислові зразки можуть охоронятись продукти ремісництва [2-4].

Ефективність правової охорони промислових зразків, в значній мірі залежить від формулювання умов їх патентоздатності, та від їх застосування на практиці. Незважаючи на те, що в законах різних країн ці умови сформульовані неоднаково (новизна, оригінальність, індивідуальність, промислова придатність) найбільш розповсюджений з них – новизна.

Відповідно до законодавства Великої Британії (п. 4 пар. 1) зразок не вважається новим, якщо має місце різниця лише у несуттєвих деталях, тобто є заміна розмірів, добавлено і/або вилучено будь-який орнаментальний узор. Такі промислові зразки будуть вважатися варіантами. Новизна заявляється тільки стосовно ознак, які характеризують форму, конфігурацію, малюнок та/або орнамент зразка [2].

Судова практика США щодо новизни формулює більш жорсткі умови: новизна є, якщо заявлений зразок створює у спостерігача враження, яке повністю відрізняється від будь-якого попереднього зорового образу. Простої різниці в деталях або інші модифікації вже відомого зразка не достатньо.

Для встановлення новизни законодавством ряду країн передбачена експертиза заявки на промисловий зразок. В більшості країн процедура експертизи новизни промислового зразка обмежується пошуком по попереднім, вже зареєстрованим зразкам. У багатьох випадках пошук має визначену глибину. Таким чином новизна зареєстрованого зразка може бути спростована тільки іншими промисловими зразками, що вже зареєстровані в цій країні протягом визначеного часу [4].

В Україні промисловий зразок відповідно до ст.461 ЦК вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до Закону є новим [1].

Зовнішній вигляд виробу – вирішальний фактор у боротьбі за покупця, тому законодавство з охорони промислових зразків цілого ряду зарубіжних кран містять ще одну умову, яка характеризує творчий, індивідуальний характер розробки. Так відповідно до Патентного закону Російської Федерації промисловому зразку надається охорона, якщо він є новим і оригінальним. При цьому зазначається, що промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його суттєві ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу.

У Правилах реєстрації дизайну у Великої Британії, які почали діяти з 2001 року, взагалі умова новизни замінена на умову „індивідуальність”. При визначенні індивідуального характеру до уваги приймається ступінь свободи дизайнера.

Директива 98/71 ЄС про правову охорону промислових зразків закладає підвалини для ще більш тісної інтеграції країн ЄС на шляху створення внутрішнього ринку з вільним рухом товарів та вільної конкуренції. Ця Директива була взята за основу Положення ЄС про промислові зразки №6/2002 від 5 січня 20002 р., яким було введено таку умову правової охорони промислового зразка як „індивідуальність”. Відповідно до Положення промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від того враження, яке справляє на відповідного користувача будь-який інший загальнодоступний промисловий зразок [5].

На нашу думку доцільно використати норми цього Положення і в Законі України „Про охорону прав на промислові зразки” і ввести до нього умову „індивідуальність” або „оригінальність”, яка б підкреслювала творчий індивідуальний задум дизайнера при створенні такого художньо-конструкторського виробу як промисловий зразок.

В більшості країн світу правову охорону промисловим зразкам надають відповідно до спеціальних законів, які регулюють відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на промислові зразки. Ці закони сформульовані на принципах патентного права і надають власнику охоронного документа право власності на промисловий зразок. Основою для надання охорони промисловому зразку є реєстрація. Право власності на промисловий зразок засвідчується охоронним документом – патентом або свідоцтвом про реєстрацію (в залежності від країни видачі охоронного документа)[4,6].

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Виключне право на використання промислового зразка закріплює за патентоволодільцем можливість здійснювати виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Патентоволоділець може користуватися запатентованим зразком як об”єктом права власності: використовувати, дарувати, заповідати, віддавати в заставу, оренду, оскаржувати в судовому порядку порушення прав власника патенту, вимагати від порушника відшкодування шкоди та упущеної вигоди.

Відповідно до Закону України обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до – Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – це засіб для індивідуалізації товару і/або послуги. Його основна функція – забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, що виробляються і/або надаються одними виробниками від однорідних товарів і/або послуг інших виробників.

Як засіб індивідуалізації товару і послуги торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність, бути оригінальною, легко запам’ятовуваться. Це дозволяє споживачу із широкого спектра запропонованого ринком товарів вибрати той, виробник якого йому відомий і користується гарною репутацією.

Дослідження, проведені Інститутом Макса Планка, показують, що 38% покупців Німеччини купують товари, які марковані певними торговельними марками, 47% сприймають торговельну марку як свідчення високої якості товару і тільки 14% споживачів купують немарковану продукцію, тому що вона дешевше.

У минулому в багатьох країнах до ідеї охорони форми товару як торговельної марки ставилися негативно. Так, у середині 80-х років у Великої Британії палата лордів визнала неможливим зареєструвати як торговельну марку відому і своєрідну форму пляшки «Кока-коли». На теперішній час можливість зареєструвати форму товару або його упаковку як торговельну марку є загальноприйнятою в більшості країн світу [7].

Так згідно з Законом Німеччини “Про реформу законодавства про торговельні марки” як торговельні марки можуть охоронятись усі позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, в тому числі колір або поєднання кольорів, що можуть відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства [8].

В Франції реєструються як торговельні марки три вида позначень. Це – найменування, звукові позначення і зображувальні позначення, форми (форми, зокрема форми товарів або їх упаковки, або форми, що характеризують послуги) та колір [9].

Об’ємними торговельними марками є форма виробу або його упаковки, що характеризується тримірністю. Найпоширенішими об’ємними знаками є оригінальні упаковки товарів (наприклад, флакони парфумів або пляшки для спиртних напоїв).

Згідно з Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до ч.2 ст. 5 об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Ця норма Закону України прямо не відповідає на питання, чи надається правова охорона об’ємним позначенням. Роз’яснення надані у „Правилах складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”, а саме „об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень”.

Стаття 2 Директиви ЄС про гармонізацію законів про товарні знаки в країнах Євросоюзу (далі – Директива ЄС) регламентує види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Такими позначеннями є ” слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форма товару, упаковка”, які мають розрізняльну здатність. Однак у реєстрації може бути відмовлено, якщо монополізація заявленої форми шляхом її реєстрації завдасть шкоди конкурентам.

Для запобігання збігу системи охорони прав на торговельні марки з системами охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки п. 1 «е» ст. 3 Директиві ЄС, містить вимоги, які обмежують реєстрацію певних форм.

Відповідно до цієї статті не можуть бути зареєстровані позначення, які є тільки формою товару, що:

  • відображає їх суть;
  • зумовлює досягнення технічного результату;
  • забезпечує істотну цінність товару [10].

    Ця вимога в Законі Укрїни „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” сформульована наступним чином. Згідно з ч.2 ст.6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

    відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

    Згідно з роз’ясненням до Закону країн Бенілюксу про товарні знаки, форми, що відображають суть товарів – це форми, які невід’ємні від самих товарів, форми, що зумовлені природним станом товару (наприклад, форма парасольок, форма касет для яєць).

    Проста пляшка стандартної форми, яка заявляється на реєстрацію щодо товару – пляшки, не має розрізняльної здатності і не може бути зареєстрована як торговельна марка. Проте, якщо заявляється об‘ємне позначення пляшки у вигляді, форми лимона або туфельки, то позначення можуть бути визнані такими, що має розрізняльну здатність і може бути зареєстровано для товару – пляшки.

    Формою, що зумовлює досягнення технічного результату (тобто функціональною формою) є , наприклад, форма сопла пульверизатора.

    Більшість форм упаковок складається з декількох частин, одні з яких зумовлені технічним результатом (функціональні), інші можуть бути фантазійними.

    Якщо тільки частина форми підпадає під зазначені в п. 1 «е» ст. 3 Директиви ЄС обмеження, форма може бути зареєстрована в цілому, без надання самостійної охорони тієї її частини, яка необхідна для досягнення технічного результату [7].

    Всі пляшки для зберігання рідин мають отвір для зливу, здебільшого розташований у їх верхній частині. Така функціональна ознака пляшок не може мати правову охорона як торговельна марка.

    Дійсно, у багатьох випадках форма товару зумовлена конструктивними особливостями виробу. Якщо законодавство дозволить їх реєстрацію як торговельної марки, то це унеможливить використання іншими виробниками тих самих технічних рішень, оскільки відповідне рішення зумовлює і форму.

    Звичайно, можливо змінити форму але це потребує додаткових і, не виключено, суттєвих витрат. Таке становище надає власнику свідоцтва на торговельну марку невиправдану конкурентну перевагу. Найвірогідніше ефектом реєстрації такої торговельної марки буде вимушена відмова інших виробників від використання відповідних технічних рішень. Фактично власник свідоцтва на торговельну марку забезпечить собі такі самі права як і у разі отримання патенту на винахід або на корисну модель. При цьому йому не потрібно доводити патентоздатність запропонованого рішення, він може набути виключні права на очевидне рішення, на яке було б взагалі неможливе отримати правову охорону. Ці права будуть мати необмежений строк дії.

    Загальним є наступний підхід. Якщо форма позначення зумовлена виключно або головним чином її функцією, є традиційною і безальтернативною для виробів такого ж призначення, позначення недоцільно визнавати таким, що має розрізняльну здатність [11].

    Вираз «форма, що забезпечує істотну цінність» можна трактувати як «форма, що привертає увагу (споживачів)». Такими позначеннями є об‘ємні позначення, які не мають ніякого оригінального виконання або, „оригінальність” якого складається лише в тому, що товар, форма якого заявляється на реєстрацію, виготовлено, наприклад, із коштовного металу.

    Форма пігулок у вигляді серця, призначених для кішок, була визнана охороноздатною, оскільки цінність пігулки визначається не серцеподібною формою, а складом хімічних компонентів, смаком і т.ін.

    При експертизі позначень, що є формою товару, експертний орган дуже ретельно досліджує можливість їх реєстрації. Така позиція виправдана тому, що відсутня переконаність, що форму товару, сприйматимуть як торговельну марку, а не як товар.

    Визнання потенційної здатності форми або упаковки товару виконувати функцію його індивідуалізації ще не означає, що заявлене для реєстрації позначення, має розрізняльну здатність. Визначити розрізняльну здатність для форми або упаковки товару досить складно.

    Звичайний словесний або зображувальний знак для товарів і послуг призначений для індивідуалізації товару. Це його основне призначення. Натомість форма товару може бути і не пов’язана з виконанням цієї функції.

    Необхідно, щоб у свідомості споживачів окремі ознаки форми або упаковки товару, сприймалися для визначення певного виробника. При цьому знання або незнання споживачем про приналежність виробнику відповідних зареєстрованих торговельних марок не повинне братися до уваги.

    Можна визнати, що розрізняльна здатність форми або упаковки товару ослаблена в порівнянні із словесними або зображувальним торговельними марками. «Ослаблення» розрізняльної здатності форми товару виявляється в її схожості з формами або упаковками, які використовують для даного товару.

    Дійсно, якщо якийсь товар традиційно має певну форму, то вона не здатна виконувати функцію індивідуалізації товару. Ступінь поширеності відповідної форми товару або його упаковки повинна оцінюватись у кожному конкретному випадку. В одних випадках може йтися про традиційно використовувані форми, в інших – необхідно дослідити наявність на ринку конкурентів, що використовують аналогічні форми товару, якщо ці форми стали для споживача досить звичними [7, 11].

    Свідоцтво на знак для товарів і послуг (торговельну марку) надає його власнику право використовувати знак самому та виключне право забороняти іншим особам використовувати його. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

    Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

    Розглянемо процедури набуття прав на промисловий зразок і знак для товарів і послуг (торговельну марку) відповідно до законодавства України про охорону прав на промислові зразки та на знак для товарів і послуг (торговельну марку).

    Згідно з Законом України „Про охорону прав на промислові зразки” суб’єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є автор – людина творчою працею якої створено промисловий зразок, власник патенту або їх правонаступники. Закон надає автору-дизайнеру – розроблювачу промислового зразка можливість одночасно бути і власником патенту на промисловий зразок.

    Що стосується торговельної марки, то суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку згідно з Законом України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” є фізичні та юридичні особи. Лише в поодиноких випадках розроблювач торговельної марки є одночасно і власником свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку). Однак при цьому ім’я розроблювача торговельної марки в свідоцтві не вказують.

    Розглянемо документи заявок, які необхідно представити до Українського інституту промислової власності (Укрпатенту). Заявка на видачу патенту на промисловий зразок повинна містити: заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно).

    Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу до Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально.

    Поняття “промисловий зразок” застосовується як до одного виробу, так і до комплекту (набору) виробів. Комплект (набір) може бути визнаний промисловим зразком, якщо до складу комплекту (набору) входять елементи, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується комплектом (набором) у цілому. З точки зору художнього конструювання всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, мебельний гарнітур тощо.

    Заявка на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг (торговельну марку) повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

    В обох випадках потрібно оформлення бланка заяви з інформацією про заявників, опис об’єкта, його зображення і т.ін. Однак процедура оформлення заявки на промисловий зразок більш трудомістка.

    Опис промислового зразка повинен містить такі розділи: назва промислового зразка; прізвище, ініціали автора промислового зразка; призначення та галузь застосування промислового зразка; перелік фотографій, креслень та схем; суть та суттєві ознаки промислового зразка; відомості, що підтверджують придатність промислового зразка для використання в промисловості або в іншій сфері діяльності.

    Правова охорона знаку для товарів і послуг надається на підставі його державної реєстрації стосовно тих товарів та/або послуг, що зазначені у свідоцтві на знак для товарів і послуг і в Державному реєстрі знаків для товарів і послуг України.

    Процедура класифікації товарів і/чи послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для позначення яких реєструється знак для товарів і послуг, досить трудомістка. Складання переліку товарів і/або послуг починають з визначення кола товарів і/або послуг, для яких передбачається реєстрація знака, і групують їх за класами МКТП. З 1 січня 2002 року набрала чинності 8-ма редакція МКТП та її україномовний варіант.

    Класифікація промислового зразка відповідно до Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ) у більшості випадків не викликає труднощів і не має тих юридичних наслідків, що передбачені Законом стосовно знаку для товарів і послуг. Крім того в Правилах розгляду заявки на промисловий зразок вказано на можливість здійснення класифікації промислового зразка Укрпатентом на стадії формальної експертизи з метою співвіднесення предмета заявки з тією чи іншою галуззю його застосування відповідно до рубрик МКПЗ.

    Підставою для вибору індексу є назва промислового зразка та його зображення. Закон не містить норм, які вказують, що клас МКПЗ є правовою категорією, яка встановлює порушення прав власника патенту на промисловий зразок у випадку його використання за іншим призначенням, тобто в іншому класі МКПЗ. Однак зазначення призначення та галузі застосування промислового зразка в опису промислового зразка певним чином обмежує обсяг охорони.

    Опис промислового зразка завершується переліком його суттєвих ознак. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на фотографіях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, якщо вони є в матеріалах заявки).

    Це найбільш вагома в правовому значенні частина заявки тому, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

    Труднощі, що виникають при складанні переліку суттєвих ознак пов’язані з тим, що ці ознака призначені для тлумачення естетичних і/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, у якому втілений зареєстрований промисловий зразок. На жаль в Україні не розроблено ніяких методичних матеріалів щодо складання переліку суттєвих ознак, які могли би слугувати посібником для заявників.

    Аналіз законодавства України в сфері правової охорони промислових зразків показує, що суттєві ознаки зразка та естетичні особливості виробу, взаємопов’язані між собою наступним чином:

    естетичні і/або ергономічні особливості виробу, в якому втілено зразок, є його візуальною характеристикою;
    суттєві ознаки зразка, включені до переліку, є словесною характеристикою естетичних особливостей виробу, в якому використано зразок.

    Словесна форма ідентифікації естетичних і/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, в якому реалізовано зразок, дозволяє належним чином роз’яснити ту естетичну цінність, яка і є інтелектуальною власністю правовласника.

    Якщо зображення зразка (суб’єктивний аспект) охороняє зразок від копіювання та характеризується всією сукупністю суттєвих ознак відтворених на зображеннях зразка, то перелік суттєвих ознак промислового зразка, характеризує знання про те, як “складено” зразок (об’єктивний аспект) і охороняє зразок від можливої імітації конкурентами, в разі зміни неважливих деталей зображення [12].

    Поділ на суттєві та не суттєві ознаки, умовний. В залежності від характеру об’єкта i мети розроблення художнього вирішення виробу, тіж самі ознаки можутъ бути як суттєвими, так i несуттєвими.

    Патентними відомствами країн, що здійснюють експертизу по суті заявленого промислового зразка (Російська Федерація, США та ін.), вироблена наступна послідовність зазначення суттевих ознак, які характеризують промисловий зразок:

  • образне вираження виробу;
  • склад і кількість основних композиційних елементів;
  • форма виробу і/або його частин (об’ємна характеристика, обрис, силуети);
  • взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення);
  • пластичне вирішення виробу (його елементів);
  • колористичне вирішення;
  • декоративне опрацювання;
  • матеріал [6].

    Для правильного формулювання суттєвих ознак промислового зразка слід мати на увазі принципи, які використовують в промислово розвинених країнах при розгляді суперечок в судах:

  • порушенням права на зразок вважається загальне зовнішнє копіювання, якщо різниця між зразками може бути встановлена лише шляхом ретельного вивчення;
  • відмінності в окремих незначних рисах не беруться до уваги;
  • важливим є враження, яке зіставлені вироби справляють на середнього покупця, а не на спеціаліста;
    використання елементів, а не усього зразка в цілому, не є правопорушенням. Зразок розуміється як цілий об’єкт, а не сукупність частин. Вільне використання окремих мотивів відомого зразка для виготовлення нового зразка не розглядається як копіювання. Контрафакції також не має, якщо будь-яка суттєва ознака зразка не відтворюється [12, 13].

    Патент України на промисловий зразок видають за результатами проведення формальної експертизи без проведення кваліфікаційної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

    Відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг. Таким чином, навіть якщо однією з суттєвих ознак промислового зразка є позначення, що тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і/або послуг, права на який належать іншій особі, а не особі, яка подала заявку на промисловий зразок, або зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок використання такого позначення, правові підстави для відмови у видачі патенту відсутні.

    Експертиза заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться відповідно до статті 10 Закону і передбачає проведення формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявки. Це зумовлює той факт, що патент України на промисловий зразок можна отримати значно швидше ніж свідоцтво свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

    Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Украпатенту і може продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати збору. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки до Украпатенту.

    Таким чином, об’єкти, які можуть отримати правову охорону або як промислові зразки або як торговельні марки повинні відповідати наступним вимогам.

    По-перше, сприйматись візуально. Візуальна відмітність є умовою визнання промислового зразка. При втіленні у конкретному продукті форма або зовнішній вигляд мають бути очевидними і такими, що «сприймаються через зір» при звичайному використанні. Це стосується і виробів, які змінюють свій зовнішній вигляд під час їх використання. Наприклад, внутрішній вигляд валізи має розглядатись як частина вигляду цієї валізи так само, як і її зовнішній вигляд, оскільки сприймаються візуально при звичайному використанні. Торговельна марка повинна ідентифікувати товари, мати розрізняльну здатність при візуальному сприйманні.

    По-друге, не мати функціональний характер. Законодавство більшості країн пов’язують правову охорону промислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Промисловий зразок – це лише зовнішній вигляд виробу, він не стосується його технічних або функціональних особливостей. Тобто як промисловий зразок охороняються лише особливості зовнішнього вигляду, які не пов’язані з функціональними ознаками виробу.

    Що стосується торговельної марки, то не можуть одержати правову охорону як торговельна марка позначення, які відображають лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату.

    Проте між промисловим зразком і торговельною маркою є суттєві відмінності. Торговельна марка має забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, одного виробника від однорідних товарів і/або послуг інших виробників. Сутність промислового зразка пов’язана з декоративною або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто е результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

    Власник патенту на промисловий зразок може забороняти будь-якій особі виробляти та реалізовувати виріб, що містить промисловий зразок. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) може запобігти лише недозволеному використанню знака у зв’язку з зазначеними в свідоцтві товарами, але не може перешкодити виробництву та реалізації таких товарів, якщо при цьому не використовується цей знак. Дія правової охорони на знак для товарів і послуг фактично не обмежена будь-яким строком, а промислового зразка — п’ятнадцятю роками [14, 15].

    Аналіз об’єктів промислової власності – промислового зразка і знака для товарів і послуг (торговельної марки), процедур набуття прав на ці об’єкти показує, що в кожному конкретному випадку заявникові потрібно визначитись щодо форми правової охорони результату його творчої інтелектуальної діяльності.

    Практика використання цих різних форм правової охорони свідчить, що, об’ємні позначення краще охороняти як промисловий зразок, якщо форма заявленого об’єкта значною мірою визначається функцією яку він виконує.

    Якщо форма об’ємного позначення насичена декоративними елементами з інтенсивною пластичною розробкою раціональною формою охорони є товарний знак. Так, своєрідна декоративна форма склянок і флаконів для парфумерії зручний об’єкт для правової охорони як товарний знак,

    Якщо об’єкт, що заявляється є комбінованим, тобто складається з сполучення об’ємних образотворчих, словесних елементів, то словесні елементи композиції доцільно охороняти як знак для товарів і послуг, а образотворчі – патентом на промисловий зразок.

    Література:

    1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Атака, 2003. – 416 с.
    2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. Великобритания. Закон о зарегистрированных промышленных образцах. Дания. Закон о промышленных образцах. — М.: Информ.-изд. центр Роспатента, 2005. — 81 с.
    3. Типовий закон про промислові зразки для країн, що розвиваються. – Публікація ВОІВ№ 808 (Е).- Женева, 1970.
    4. Правовая охрана дизайна:зарубежный опыт// Патенты и лицензии.- 1999. -№11-12. – С. 19-21.
    5. Фелицина С.Б., Лаврова Ю.В. Новый порядок охраны промышленных образцов в ЕС //Патенты и лицензии.-2003. -№6. – С.15-19.
    6. Комаров Л.У., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. – М.:ИНИЦ Роспатента, 2000. – 169с.
    7. Мельников В.М. Соотношение прав на товарный знак с правами на другие объекты интеллектуальной собственности. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. -66 с.
    8. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии/ Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – 112с.
    9. Закон Франции “О рисунках и моделях”. – 1979 г.
    10. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність. – №6, – 2002. – С. 6-11.
    11. Алексеева О.Л. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на товарные знаки.- М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. -48 с.
    12. Селяков В.А. Эстетическое содержание существенных признаков промышленных образцов. -М.:ИНИЦ Роспатента, 2001. – 77с.
    13. Казачкова Г. Анализ формообразования художественно-конструкторских решений при экспертизе заявок на промышленные образцы // ИС Промышленная собственность. – 2003. – №12. – С. 21-24.
    14. Радченко Н.А., Селяков В.А. Соотношение правовой охраны промышленных образцов и товарних знаков. – М.:ИНИЦ Роспатента, 2001. -50с.
    15. Промислові зразки та їх зв’язок із творами прикладного мистецтва і об’ємними знаками/ під ред. Міняйло Л.А. – К., 2003. – 63 с.

    Опубліковано в журналі «Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики»/ Зб. наук. статей Інститута держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

image_pdfimage_print
Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок