Можливість Судів лімітувати Закон ненавмисних наслідків (1)

Law360, Нью-Йорк (22 вересня 2015 року), Джошуа Д. Волсон (2)

Іноді лікування виявляється ще гіршим, ніж проблема. Це трапилось і з правовою нормою про шкоду патенту на промисловий зразок. Якщо ми звернемося до історії, то у 19 столітті Конгрес був незадоволений рішенням Верховного суду США, що постановив відшкодувати килимарниці тільки 0,06 $ в якості компенсації за порушення патенту. Так, Конгрес прийняв норму: 35 Звід законів США § 289 – як додатковий засіб захисту за порушення патенту на промисловий зразок, згідно з ним покладається відповідальність на осіб, що порушують права власника патенту на промисловий зразок на будь-який «виріб … він несе відповідальність перед власником у міру свого загального прибутку». Це положення створює перешкоди для засобів судового захисту патентів на промисловий зразок, які відрізняються від перешкод для більш поширених патентів на корисну модель. Порушники патентів на корисні моделі, як правило, повинні платити «розумні роялті» – суму, яка наближається до тієї, що порушник заплатив би патентовласнику для отримання ліцензії на технологію. Однак власники патентів на промисловий зразок можуть отримати значно більшу винагороду, якщо порушення виявлено. Мова про § 289 може мати сенс, коли Конгрес прийняв його, зокрема, для конструкцій простих продуктів, таких, як килими, які були під питанням у Верховному суді. Але часи змінилися, і продукти стали більш складними, норма, яка дозволяє власникам патентів на промисловий зразок збільшити прибуток не тільки розумною «роялті», створює дві суттєві проблеми.
По-перше, правило дає можливість патентовласникам на промислові зразки отримати непередбачено високі доходи. Візьміть недавній випадок Apple Inc. проти Samsung Electronics Co. Ltd., з приводу патентів Apple для промислового зразка iPhone. Є багато технічних характеристик, що впливають на вартість високого класу смартфонів. Конструкція, екран, операційна система, мережа стільникового зв’язку (3), на якому він працює, термін служби батареї, розмір. Список можна продовжувати й продовжувати. Важко уявити, що одна з цих ознак створює весь «девайс» або суттєво підвищує дохід із його продажу. Таким чином, якщо власник патенту на промисловий зразок отримує весь прибуток порушника, то сюди відноситься прибуток, що надходить від його запатентованого промислового зразка і від безлічі інших функцій, які не винайдені або створені і за які він, здавалося б, не повинен був отримувати винагороду. Тобто, він отримує не очікувано великий прибуток. По-друге, є ризик того, що виплата усього прибутку на пристрої в результаті порушення одного патенту на промисловий зразок, який може або не може зробити матеріальний внесок у цей прибуток, створює елемент невизначеності для будь-якого виробника складної машини і, отже, є стримуючим фактором для інновацій.
На щастя, Верховний суд скоро буде мати можливість виправити ці проблеми, і все, що потрібно зробити, це погодитися, аби почути звернення в справі Apple проти Samsung, а потім подивитися, про що йде мова у § 289.
Патенти на промислові зразки відіграють велику роль у патентній боротьбі між Apple і Samsung. Присяжні постановили, що Samsung повинен виплатити Apple всі прибутки, що Samsung заробив на кількох продуктах, заснованих виключно на трьох патентах Apple на промислові зразки, а не на основі яких-небудь функціональних аспектів пристроїв. Samsung подав апеляцію, але колегія федерального окружного суду підтвердила таке рішення. Samsung отримав підтримку для цього запиту від багатьох зацікавлених сторін, у тому числі Google Inc., Dell Inc., Hewlett Packard Co. та інших технологічних компаній, а також коаліції шановних професорів права. Федеральний окружний суд наказав Apple, щоб вони відповіли на клопотання про перегляд справи. Тим не менш, незважаючи на інтерес і серйозну заклопотаність, що багато учасників проявили, нещодавно суд у повному складі заперечив проти клопотання без пояснення причин. Після відмови Apple просив суд першої інстанції зобов’язати Samsung повністю сплатити збитки – приблизно 548 млн. $ – негайно, навіть якщо Samsung вказав на свої плани оскаржити справу у Верховному суді, і, незважаючи на те, Samsung буде платити відсотки за кінцевими збитками.
Samsung подав клопотання до Верховного суду на перегляд справи, що дасть суду можливість уточнити § 289 і розтлумачити, що, у свою чергу, дозволить звести до мінімуму деякі з проблем. Справді, кілька слів і фраз у § 289 показують, що норма передбачає обмеження розмірів відшкодування за порушення патенту на промисловий зразок, що суди, які слухали справу Apple проти Samsung, не встановили таких вимог.
По-перше, норма відноситься до «виробів». Однак вона не визначає, що є «виріб». Виробом може бути весь пристрій, що продається кінцевому споживачеві або кінцевому користувачеві. Це тлумачення було використано для винесення вердикту присяжних в справи Apple проти Samsung. Але виріб може так само легко бути чимось меншим, принаймні в деяких випадках. Для прикладу, один із патентів на промисловий зразок Apple базувався на формі телефону. Сам каркас телефону може бути «виробом», це вказано у законі. Із цією інтерпретацією Apple матиме право тільки на прибуток, отриманий від виробництва каркасу iPhone, а не всього телефону (iPhone). § 289 також використовує фразу «у тій мірі». У цій фразі не мають на увазі, що завжди відшкодована сума – прибуток порушника, тільки те, що прибуток повинен бути верхньою межею. Так само, як у кримінальному процесі, повідомляючи присяжним, що вони можуть засудити когось до 10 років в’язниці, є зовсім іншим, ніж говорити їм, що підсудному може бути дано «до 10 років»; суду у цьому випадку можна було б ясніше провести інструктаж присяжних щодо того, що вони мали свободу діяльності присудження «до» суми загального прибутку (але не зобов’язані робити так при виявленні порушення). Тобто трактування законодавчих норм повинно бути більш чіткішим, для того, щоб уникнути таких непорозумінь, які можуть призвести до невиправних помилок.
Правило, що робить загальний прибуток обов’язковим, а не тільки верхньою межею, ігнорує поняття «причинності», яке є спільним елементом при нанесенні шкоди та її відшкодуванні у різних галузях права. Коли Конгрес прийняв закон, він сприяв важкій ситуації, в якій було важко точно визначити, наскільки запатентований промисловий зразок сприяв продажу. Тим не менш, ніщо в законі не припускає, що позивач не повинен продемонструвати, що його промисловий зразок вніс свій внесок у продаж «продукту» в значній мірі. На слуханні журі присяжних попросили продемонструвати Apple такий внесок «в значній мірі», бо крім стверджень про це не було жодних доказів. Дійсно, необхідність продемонструвати причинно-наслідковий зв’язок зараз більш важлива, коли патенти видаються на «незначні» промислові зразки, які пізніше включені у більш великі, більш складні вироби. Як тільки дотримання причинності стало більш важливим, також стало простіше довести причинно-наслідковий зв’язок, за допомогою економічних досліджень і опитувань споживачів. Це не надто багато, аби вимагати від позивача, який прагне відшкодувати мільйони доларів, надавати такі докази.
Примітно, що власні аргументи Apple до федерального окружного суду ілюструють деякі безглуздості § 289. У відповідь на клопотання Samsung Apple стверджує, що патенти на промислові зразки призвели до того, що iPhone став схожий з виробами Samsung «на вигляд на дотик». Насправді, Apple вважає, що патенти на промислові зразки створюють цінність iPhone і суттєво, якщо не повністю, генерує прибуток від iPhonе. Тим не менш, Управління патентування і товарних знаків США нещодавно ухвалило, що один із патентів на промисловий зразок визнано недійсним. Тим не менш, якщо промислові зразки привели до істотної частини прибутку iPhone, і принаймні одна з цих трьох рис не включені до патенту на промисловий зразок (що означає, що Samsung був вільний, аби скопіювати його), то вимога Apple негайного виплатити прибутки Samsung здається менш логічно, ніж це було, коли патенти, здавалося, застосовували. Тобто навіть після скасування патенту на промисловий зразок Apple все рівно стоїть на своєму. Тим не менше, відповідно до тлумаченням федерального окружного суду в § 289, втрата одного із патентів не змінить право Apple на те, щоб заволодіти усіма патентами Samsung. Цей результат іще раз підкреслює, чому Верховний суд повинен скористатися можливістю, щоб модернізувати і роз’яснити § 289.
Коли справа доходить до закону, слова мають значення. У цьому випадку норма, що має місце в § 289, інтерпретована як норма, що забезпечує гарантування, що збитки будуть відшкодовані, у тому випадку, де шкода дійсно мала місце, але ця норма уникає врахування непередбачених наслідків. Верховний суд має шанс лімітувати закон і розтлумачити, що становить технологічне досягнення для промислових зразків у складному продукті таким чином, що другорядні утримувачі патенту на промисловий зразок не одержать надприбуток. Як висновок, Верховний суд має можливість використовувати здоровий глузд при вирішенні справ; ми бачимо, що такі ситуації і є ненавмисним наслідком нинішнього тлумачення § 289. Технологічні співтовариства і спільнота інтелектуальної власності будуть спостерігати за подальшим розвитком та вирішенням цього питання.

(1) закон, що відображає функцію державної політики мати, разом з очікуваними, також і непередбачені наслідки: допомога по безробіттю, може призвести до зросту кількості непрацюючих, задоволених цією допомогою тощо.

(2) Джошуа Д. Волсон, ТОО Dilworth Paxson
Джошуа Волсон є партнером Філадельфійського офісу Ділуорса Паксона.

(3) Стільниковий зв’язок — один із видів мобільного радіозв’язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Особливість стільникового зв’язку полягає в тому, що зона покриття ділиться на «стільники», що визначається зонами покриття окремих базових станцій. Стільники частково перекриваються й разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній і без забудови) поверхні зона покриття однієї базової станції являє собою коло, тому складена з них мережа має вигляд шестикутних зон (бджолиних стільників).

Думки, що висловлені в цій статті, є думками автора (ів) і не обов’язково відображають точку зору фірми, її клієнтів Media Inc., або будь-якої з її або своїх філій. Ця стаття призначена для загального відома і не призначена, щоб бути, і не повинна бути прийнята як юридична консультації.

Звід законів США> 35> Частина III> Глава 29> § 289
35 Звід законів США § 289 – додатковий засіб захисту за порушення патенту на промисловий зразок
Той, хто протягом терміну дії патенту на промисловий зразок, без ліцензії власника,
(1) застосовує запатентований промисловий зразок, або його вдалу імітаціу, в будь-якому продукті з метою продажу або
(2) продає або виставляє на продаж будь-який продукт, в якому такий промисловий зразок або його вдала імітація була застосована,
несе відповідальність перед власником патенту в тій мірі, в якій він отримав прибуток (його загальний прибуток), але не менш, ніж 250 $, відшкодування здійснюється в будь-якому окружному суді Сполучених Штатів, під юрисдикцію якого підпадають сторони.
Ніщо у цій статті не перешкоджає зменшити, або присудити будь-яке інше відшкодування, на яке власник порушеного патенту відповідно до положень цього розділу має право, але воно не повинно у два рази перевищувати прибуток, отриманий від порушення.

Переклад Таєвська Маргарита
Оригінал публікації можна знайти за адресою:

http://www.law360.com/articles/705267/a-court-s-chance-to-limit-law-of-unintended-consequences

image_pdfimage_print
Можливість Судів лімітувати Закон ненавмисних наслідків